터미널 디스클레이머 (Terminal Disclaimer)
한 줄 정의: 미국에서 자명성 유형의 이중특허 거절을 극복하려고 후출원 특허의 존속기간 중 선행 특허 만료 이후 부분을 포기하는 서류입니다.
쉽게 풀면
같은 출원인이 서로 거의 비슷한 발명으로 특허를 두 번 받으면 사실상 보호기간을 늘리는 효과가 생길 수 있습니다. 미국 심사관이 이 점을 이유로 거절하면, 출원인은 '뒤의 특허는 앞 특허가 끝날 때 같이 끝나도 좋다'고 서면으로 약속할 수 있습니다. 이 서류가 터미널 디스클레이머이고, 제출하면 거절을 넘어설 수 있습니다.
왜 중요한가
미국 계속출원 전략과 특허 포트폴리오 가치 평가에서 중요한 요소입니다. 여러 특허가 터미널 디스클레이머로 묶이면 함께 만료되고 분리 양도가 제한되므로 기술이전·라이선스 협상에도 영향을 줍니다.
논문에서는 이렇게 쓰입니다
"출원인은 자명성 유형 이중특허 거절에 대해 터미널 디스클레이머를 제출하여 등록결정을 받았다."
이 서류의 가장 흔한 용도입니다.
"터미널 디스클레이머로 연결된 특허들은 공동 소유가 유지될 때에만 권리행사가 가능하다는 조건이 붙었다."
공동소유 조건이 권리 활용을 제약한다는 점을 보여 줍니다.
조금 더 깊게 보면
근거 규정은 35 U.S.C. §253과 37 C.F.R. §1.321입니다. 이중특허 거절을 극복하기 위한 터미널 디스클레이머에는 뒤 특허의 존속기간을 앞 특허의 만료일까지로 제한하는 내용과 함께, 두 특허가 공동 소유로 유지되는 동안에만 행사할 수 있다는 조건이 포함됩니다. 같은 발명에 대한 법정 이중특허는 이 서류로 극복할 수 없고, 자명성 유형 이중특허에만 쓸 수 있습니다. 한번 제출하면 원칙적으로 철회가 어려워 신중하게 판단해야 합니다.
주의할 점
이중특허금지원칙은 같은 발명에 두 번 특허를 주지 않는다는 원칙이고, 터미널 디스클레이머는 미국에서 그 가운데 자명성 유형 이중특허 문제를 해결하는 서류입니다. 한국 특허법에는 같은 이름의 제도가 없으므로 한국 실무 개념으로 옮겨 쓰면 안 됩니다.