선택발명 (Selection Invention)
쉽게 풀면
선행 특허문헌이 '치환기는 알킬기'라고만 적어 두었다면 여기에는 이론상 수많은 물질이 들어갑니다. 그러나 그중 어느 것이 실제로 쓸모 있는지는 어디에도 적혀 있지 않습니다. 나중에 누군가 그 범위 안에서 특정 물질을 골라 실험했더니 독성이 크게 낮아지더라는 사실을 밝혀냈다면, 그 물질에 관한 발명이 선택발명입니다. 지질도에 '이 산맥 일대에 광물이 있다'고만 적혀 있을 때 실제로 금맥이 나오는 지점을 짚어낸 것과 비슷합니다.
왜 중요한가
의약 분야의 후속 특허 상당수가 선택발명 형태를 띠고 있어 제네릭 진입 시점과 직결됩니다. 신규성과 진보성을 어디까지 엄격하게 볼 것인지가 사실상의 보호기간 연장 논쟁으로 이어지므로, 특허법 연구와 보건정책 연구가 만나는 지점으로 자주 다루어집니다.
논문에서는 이렇게 쓰입니다
선택발명이 실제 심판에서 얼마나 살아남는지를 통계로 확인한 연구입니다. 인정 비율이 낮다면 등록 기준과 심판 기준 사이에 간극이 있다는 뜻이 됩니다.
상위개념 안에 형식상 포함된다는 사정만으로는 신규성이 부정되지 않고, 통상의 기술자가 그 하위개념을 곧바로 인식할 정도로 개시되어 있어야 한다는 취지입니다.
선택발명의 진보성은 효과로 다투는 것이 보통이며, 그 효과가 명세서에 드러나 있어야 뒤늦은 자료 제출로 보완할 여지가 생깁니다.
조금 더 깊게 보면
신규성 단계에서는 선행발명이 하위개념을 구체적으로 개시했는지가 기준이 되고, 진보성 단계에서는 선행발명이 갖지 못한 이질적 효과이거나 같은 종류라도 현저히 뛰어난 효과가 있어야 한다는 것이 우리 판례가 취해 온 태도입니다. 여기에 그 효과가 명세서에 기재되어 있어야 한다는 요건이 겹치면서, 수치한정발명이나 파라미터발명과 함께 '효과로 진보성을 다투는 발명' 계열로 묶여 논의됩니다.
주의할 점
선택발명은 법령이 정한 별도의 특허 유형이 아니라 선행기술과의 관계에서 붙는 이름입니다. 또 신규성과 진보성의 판단 기준이 서로 다르므로, 신규성이 인정되었다고 해서 진보성까지 자동으로 인정되는 것은 아닙니다.