의견제출통지서 (Office Action)
쉽게 풀면
의견제출통지서는 심사관이 "이 부분이 특허 요건에 맞지 않는 것 같습니다"라고 출원인에게 미리 알려주는 편지라고 생각하면 됩니다. 출원인은 이 통지서를 받으면 곧바로 거절되는 것이 아니라, 왜 그렇지 않은지 반박하거나 청구범위를 수정할 기회를 갖게 됩니다. 즉 심사관과 출원인 사이의 대화 창구 역할을 하는 문서입니다. 이 과정을 통해 최종적으로 등록 여부가 결정됩니다.
왜 중요한가
의견제출통지서에 대한 대응 전략은 특허 등록 여부를 좌우하는 실무적으로 매우 중요한 단계이기 때문에 특허 실무와 지식재산 교육에서 비중 있게 다뤄집니다. 통지서에 담긴 거절이유의 논리를 정확히 이해하고 대응하는 능력이 요구됩니다.
어떤 절차인가
- 출원 후 출원인이 심사를 청구하면 심사관이 신규성·진보성 등 특허요건을 심사합니다(특허법 제29조).
- 거절이유가 발견되면 심사관은 출원인에게 거절이유를 통지하고 의견서를 낼 기회를 줍니다(특허법 제63조). 이 문서가 의견제출통지서이며, 미국에서는 비슷한 문서를 오피스 액션이라고 부릅니다.
- 출원인은 통지서에 적힌 지정 기간 안에 의견서(반박 논리)를 내거나, 명세서·청구범위를 보정해 거절이유를 해소하려 합니다. 보정은 최초 출원 명세서·도면에 적힌 사항의 범위를 벗어날 수 없습니다(특허법 제47조).
- 심사관이 다시 심사해 거절이유가 해소되면 등록결정, 해소되지 않으면 다시 통지하거나 거절결정을 합니다. 한국에는 보정 범위가 더 좁은 최후 거절이유통지가 따로 있습니다.
- 거절결정에 불복하면 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다.
미국에서는 첫 번째 통지(비최종)에 이어 최종 거절이 있을 수 있고, 최종 거절 뒤에도 계속심사청구(RCE)로 심사를 이어 가는 절차가 있으며, 응답 기간은 통상 3개월에 수수료를 내고 최대 6개월까지 연장하는 구조입니다. 나라마다 용어와 기간이 다르므로 해당 국가의 규정을 확인해야 합니다.
언제 쓰고 무엇을 얻나
의견제출통지서 단계는 출원인이 청구범위를 좁히거나 논리를 보강해 등록 가능성을 높이는 협상의 장입니다. 통지서에는 거절이유의 조문(예: 진보성 결여), 근거가 되는 선행기술(인용발명)이 담기며, 출원인은 진보성 등의 판단에 대해 차이점을 주장하거나 청구항을 수정합니다. 통지서를 받았다고 해서 거절이 확정된 것은 아니라는 점이 중요합니다.
학술 연구에서는 이 절차가 심사 이력 자료로 쓰입니다. 통지 횟수, 거절 이유의 유형, 보정 범위, 등록 여부를 모아 심사관의 특성이나 특허 품질, 출원 전략을 분석하는 연구가 있습니다(Lemley & Sampat, 2012; Carley et al., 2015; Frakes & Wasserman, 2017).
논문에는 이렇게 적는다
- 통지 일자와 횟수, 거절이유의 조문과 유형(예: 신규성, 진보성, 기재불비), 인용된 선행기술 문헌
- 출원인의 대응 방식: 의견서만 냈는지, 어떤 청구항을 어떻게 보정했는지(청구항 병합, 한정 추가 등)
- 결과(등록, 거절, 포기)와 소요 기간
- 여러 나라에 출원한 경우 국가별로 구분합니다. 같은 거절이유라도 심사 기준과 보정 허용 범위가 다릅니다.
사례 분석 논문은 이 항목들을 시간 순서의 표로 보이는 경우가 많습니다.
논문에서는 이렇게 쓰입니다
실제 논문에서
이 용어를 직접 쓴 국내 논문 문장을 아직 수집하지 못했습니다. 수집되는 대로 출처와 함께 싣겠습니다.
예시 문장
아래는 용어의 쓰임을 보여 주려고 만든 예시로, 실제 논문에서 가져온 문장이 아닙니다.
의견제출통지서가 구체적으로 어떤 거절이유를 담는지 보여주는 예시입니다.
의견제출통지서에 대한 출원인의 대응 방식을 보여주는 문장입니다.
조금 더 깊게 보면
출원인은 의견제출통지서를 받은 후 정해진 기간 내에 의견서를 제출하거나 명세서, 청구범위를 보정하여 거절이유를 해소하려는 시도를 할 수 있습니다. 만약 기간 내에 대응하지 않거나 거절이유가 해소되지 않으면 심사관은 최종적으로 거절 결정을 내리게 됩니다.
의견제출통지서에는 거절 이유와 함께 인용된 선행기술 문헌이 제시되는 경우가 많으며, 출원인은 이에 대해 의견서나 보정서를 제출해 청구항을 수정하거나 반박 논리를 제시할 수 있습니다.
지정된 기간 내에 대응하지 않으면 출원이 거절 확정되거나 취하 간주될 수 있으며, 여러 차례 통지서를 주고받으며 청구항 범위가 점차 조정되는 경우도 흔합니다. 거절이유를 해소하기 위한 보정은 최초 출원 명세서에 기재된 범위를 벗어날 수 없다는 제한이 함께 적용됩니다.
실무상 최초 통지서에서 지적된 문제가 완전히 해소되지 않으면 심사관이 동일한 취지의 거절이유를 다시 통지하는 재통지 절차가 이어지기도 하며, 이 경우 대응 전략을 바꾸지 않으면 결국 최종거절로 이어지기 쉽습니다.
주의할 점
의견제출통지서는 최종 거절 결정이 아니라 대응 기회를 주는 절차이므로, 통지서를 받았다고 해서 반드시 특허를 받지 못하는 것은 아닙니다.
의견제출통지서에 대한 대응 기간은 국가마다 정해져 있어, 이를 놓치면 별도의 구제 절차를 거쳐야 하거나 회복이 불가능할 수 있으므로 일정 관리가 중요합니다. 동일한 거절이유가 반복해서 극복되지 않으면 최종 거절결정으로 이어질 수 있어, 초기 대응 전략을 신중하게 세우는 것이 중요합니다. 동일한 거절이유라도 국가마다 심사관이 요구하는 보정의 구체성과 허용 범위가 달라, 여러 나라에 동시에 출원한 경우 국가별로 별도의 대응 전략을 마련해야 하는 경우가 많습니다.
헷갈리기 쉬운 용어
특허 심사 과정의 문서와 판단은 이름이 비슷합니다.
| 용어 | 의미 | 성격 |
|---|---|---|
| 의견제출통지서 | 거절이유를 알리고 의견을 낼 기회를 주는 통지 | 거절이 아니라 대응 기회 |
| 거절결정 | 심사관이 거절이유가 해소되지 않았다고 최종 판단 | 불복하면 심판 청구 가능 |
| 거절결정불복심판 | 거절결정을 다투는 심판 절차 | 거절결정 이후 단계 |
| 진보성 | 거절이유로 자주 쓰이는 특허요건 | 통지서에 담기는 판단 내용 |
| 특허성 | 특허를 받을 자격 전반 | 통지서가 다루는 요건의 총칭 |
참고 문헌
- Lemley, M. A., & Sampat, B. (2012). Examiner characteristics and patent office outcomes. Review of Economics and Statistics, 94(3), 817–827.
- Carley, M., Hegde, D., & Marco, A. (2015). What is the probability of receiving a U.S. patent? Yale Journal of Law and Technology, 17, 203–223.
- Frakes, M. D., & Wasserman, M. F. (2017). Is the time allocated to review patent applications inducing examiners to grant invalid patents? Evidence from microlevel application data. Review of Economics and Statistics, 99(3), 550–563.
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